본 로펌은 최근 의뢰사인 Avanir제약회사의 주력 상품인 Nuedexta® 와 관련, 연방 항소법원에서 진행된 회사의 사활이 걸린 해치-왁스만 법 특허소송 재판에서 중요한 승리를 잡았습니다. 이 판결은 Delaware지방법원이 Nuedexta®의 특허가 2026년까지 유효하다고 내린 판결을 재차 확인하는 것입니다. Nuedexta®는 덱스트로메토르판제제 (dextromethorphan, “DM”) 와 퀴니딘 (quinidine, “Q”) 의 복합제로서 환자의 감정과 상관없이 본의 아닌 울음과 웃음이 불수의적으로 나타나는 신경장애인 섭식장애감정실금 (pseudobulbar affect, “PBA”)의 치료에 사용됩니다.
이 소송은 Avanir사가 FDA로부터 Par사가 Nuedexta®의 제네릭 상품을 판매한다는 통지서를 받은 2011년 7월 시작되었습니다. 그 후, 5개의 제품(Actavis, Wockhardt, Impax, Watson, 그리고 Ranbaxy)들이 Par사의 뒤를 따랐습니다. Avanir사의 특허는 PBA치료에 저선량의 DM-Q 복합제 사용(치료를 위한 DM재료와 신체에서 DM 대사를 억제하기 위한 Q 재료)을 청구합니다. 제네릭사들은 고선량이지만 PBA치료의 DM-Q 사용을 폭넓게 청구하는 과거의 특허들에 비한 자명성의 이유로 Avanir사의 특허 무효을 주장했습니다.
퀸 엠마누엘은 제네릭사들의 자명성 논리 전체가 뒤늦은 깨달음(Avanir사의 특허를 시작으로 꺼꾸로 거슬러 올라가며 주장된 발명들을 짜맞추는)에 기반을 둔 것이라는 점을 재빠르게 깨달았습니다. 본 로펌은 소송의 사실발견(Discovery) 내내 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자들이 PBA 치료를 위해 훨씬 더 많은 양의 DM과 Q가 요구된다는 선행기술을 무시하지 않았을 거라는 점을 포함한 제네릭사들의 뒤늦은 깨달음 성격의 논리를 조명하는데 노력하였습니다. 또 제네릭사들의 감정인들로부터 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자들이 선행기술에서 사용된 DM과 Q의 양을 줄일 이유가 없었으며 설마 그렇게 했었더라도 주장된 저선량의 DM-Q 복합제가 효과적으로 PBA 를 치료했을 거라 기대하지 못했을 것이라는 핵심적인 진술을 얻어 내었습니다.
이러한 본 로펌의 전략은 매우 효과적이었고 막상 재판에 이르렀을 때는 불과 두 개의 제네릭업체만 남아 있었고 다른 두 업체는 재판 시작 수일 전에 합의에 응했습니다. Leonard P. Stark 연방판사 하에서 진행된 재판관 재판과 광범위한 상기신청 브리핑 후, 지방법원은 Avanir사의 특허가 유효하고 침해되었다고 판결하였습니다.
지방 법원의 판결 후, 남아 있던 두 개의 제네릭업체 중 하나는 소송에서 물러났습니다. 최후에 남아 있던 제네릭업체 (Par)는 곧 지방 법원의 특허 유효 판결을 항소하였고, 2015년 8월 7일 진행된 구두 변론에서 항소 법원의 3인의 판사로 이루어진 재판부는 Par사의 자명성 논리에 대해 본 로펌이 상기신청 브리핑에 조명한 오류들을 빌어 매우 비판적이었습니다. 구두 변론 후 영업일 만 하루도 지나지 않은 2015년 8월 10일 (월), 연방 순회 법원은 연방민사소송규칙 제 36조에 의해 지방 법원의 판결을 재확인하였습니다.
지방 법원과 항소 법원에서의 승리는 Avanir사의 미래에 지대한 영향을 끼쳤습니다. Nuedexta®의 판매는 동 회사의 거의 모든 수익을 차지하였고, 분석가들은 Avanir사가 만약 소송에서 패소했다면 회사 문을 닫았어야 했을 거라 추측했습니다. 하지만 퀸 엠마누엘의 승소를 결과로 Avanir사는 Otsuka Pharmaceuticals사에 의해 인수되었고, Nuedexta®는 핵심 특허들을 통하여 2026년까지 법적으로 보호받게 되었습니다.